Tal y como OLIVARES ha informado anteriormente, existe un proyecto de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. De conformidad con el proyecto de reforma, esta nueva Ley contempla la posibilidad de presentar acciones de carácter civil, en contra de cualquier infractor de derechos de propiedad intelectual, sin la necesidad de que exista un procedimiento previo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”).

El sistema actual, establece que el titular de un derecho de propiedad industrial puede solicitar el pago de daños y perjuicios derivado de una violación a los mismos, sin embargo, previo a poder acudir ante las instancias civiles, es necesario que exista una resolución firme del IMPI que declare la infracción.

Dicho requisito ha sido parte de nuestro sistema desde la jurisprudencia 13/2014, por virtud del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es un requisito imprescindible que exista una declaración previa por parte del IMPI para poder reclamar los daños por la vía civil. El razonamiento anterior se debe a que, de conformidad con el sistema jurídico mexicano, la única Autoridad facultada para resolver disputas relacionadas con derechos de propiedad industrial es el IMPI, y la labor de los Juzgados Civiles se limita a evaluar los daños reclamados causados por la violación.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió también la resolución 3/2015, en la cual estableció como requisito para el pago de daños y perjuicios la acreditación de un nexo causal entre los daños causados y la conducta infractora. Lo anterior, significa que, bajo la normatividad actual, los titulares de derechos que pretenden recibir una indemnización por los daños causados, deben seguir el procedimiento contencioso ante el IMPI, y una vez que el mismo quede firme, deben iniciar las acciones civiles ante los Juzgados Civiles en las cuales deben acreditar el nexo causal.

El proyecto presentando pretende mejorar esta situación, y contempla la posibilidad de presentar la acción de daños y perjuicios sin necesidad de que exista una declaración de infracción. Esto significaría que, en el nuevo panorama, donde no será necesario que exista una resolución del IMPI para presentar la acción civil en contra de un infractor para obtener el pago de los daños; de igual forma, la propuesta de reforma otorga facultades a los Tribunales del fuero común para resolver controversias relacionadas con estos derechos.

En caso de ser aprobada, esta ley podría permitir a los titulares de derechos de propiedad industrial, reducir los tiempos de litigo obteniendo la compensación económica de forma más rápida. Sin embargo, es importante destacar que éste es aún un proyecto de reforma y no una ley nueva, por lo cual todavía no tiene ningún efecto.

Ahora bien, a pesar de que la reforma está bien encaminada en cuanto al objetivo final de reducción de tiempos, también es menester destacar que la misma no está completa y tiene aún muchas áreas de oportunidad que deberán atenderse, para así poder tener un sistema de protección verdaderamente eficiente, especialmente en cuanto a los procedimientos civiles se refiere.

De igual forma, es importante señalar que en el proyecto de reforma sigue contemplando la posibilidad de realizar las acciones administrativas ante el IMPI, en caso de violación o afectación a los derechos de propiedad industrial. Sin embargo, la principal novedad que el proyecto propone es la posibilidad de solicitar ante el IMPI que éste emita una determinación de los daños, y deberá hacerse una vez que la infracción sea exigible, y dicha determinación se realizará a través de un procedimiento incidental, el cual se regula en el proyecto de ley.

De conformidad con el proyecto, la determinación que realice el IMPI respecto de los daños, puede ser reclamada ante los Juzgados Civiles, con la limitante que una eventual nulidad del derecho (patente, diseño o registro de marca) suspenderá el procedimiento civil, por lo que esta alternativa resulta también ineficiente, pues para poder obtener el pago de los daños, tendrá que transcurrir un periodo similar al que se tiene actualmente. 

Ahora bien, en caso de que el proyecto de reforma sea aprobado, será necesario que tanto las Autoridades Civiles, como el IMPI, trabajen de forma coordinada y cooperativa para lograr un sistema realmente eficiente, además de que las Autoridades civiles deberán capacitarse en lo que respecta a la materia. De igual forma, es necesario realizar adecuaciones al proyecto para que se convierta en un sistema realmente eficaz, sin embargo, sí resulta positivo que las Autoridades estén considerando brindar la posibilidad a titulares de derechos de propiedad industrial, de acudir directamente a las Autoridades civiles a obtener el pago de daños y perjuicios.

Como siempre, el área de litigo de OLIVARES está dando un seguimiento puntual a este proyecto, participando con diversas Asociaciones como asesores, y presentando estrategias para brindar una mayor protección a nuestros clientes.