Actualización sobre las solicitudes divisionales en cascada en México.

julio 13, 2023

En seguimiento a nuestra circular distribuida en mayo de 2022, ahora tenemos una actualización sobre el criterio que ha sido recientemente adoptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en relación con las solicitudes divisionales en cascada que están siendo presentadas en México.

En vista de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que entró en vigor el 5 de noviembre de 2022, el IMPI adoptó inicialmente el criterio de negar todas las solicitudes divisionales en cascada, sin importar si la solicitud original fue presentada antes o después del 05 de noviembre de 2020.

Mientras que la LFPPI prohíbe la presentación de solicitudes divisionales en cascada, aceptándolas únicamente cuando el IMPI emita una objeción por falta de unidad, la abrogada ley nunca prohibió o restringió dicha práctica.

IMPI adoptó este criterio no obstante el hecho de que los artículos transitorios de la LFPPI específicamente establecen que las solicitudes de patente presentadas conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, deberán continuarse tramitando bajo dicha ley, en la cual las solicitudes divisionales en cascada no tenían restricciones.

Después de varios meses de cabildeo con las autoridades, este criterio fue modificado y en los primeros meses del 2022, IMPI comenzó a aceptar solicitudes divisionales en cascada voluntarias que derivaran de una solicitud original presentada antes del 05 de noviembre de 2020.

Lamentamos informarles que IMPI ha cambiado abruptamente este criterio y desde mayo del presente año, ya no está aceptando solicitudes divisionales en cascada voluntarias, si la solicitud original ha sido admitida y emitida como patente o si ha sido abandonada.

IMPI basó este criterio en una jurisprudencia del Pleno de Tribunales Colegiados en materia Administrativa, que establece que no es posible presentar solicitudes divisionales una vez que el trámite de la solicitud original ha concluido.

Sin embargo, la decisión citada no hace mención alguna a un caso de una solicitud divisional en cascada en específico y por consiguiente, el IMPI está malinterpretando la mencionada jurisprudencia y aplicándola de forma incorrecta a todas las solicitudes divisionales en cascada, no obstante lo dispuesto por la ley.

Es importante considerar que el IMPI no está cuestionando la validez de las solicitudes divisionales en cascada voluntarias que fueron presentadas antes de este abrupto cambio, sino que las deja en una delicada situación.

Derivado de este criterio, si el solicitante desea tramitar una solicitud divisional en cascada voluntaria que derive de una solicitud original presentada antes del 05 de noviembre de 2022, el único camino a seguir es dar contestación a los dos oficios emitidos por el IMPI, esperar la negativa divisional del IMPI y litigar la resolución del IMPI ante los Tribunales mexicanos.

En OLIVARES, estamos en completo desacuerdo con este nuevo criterio que ha sido adoptado por el IMPI, el cual desde nuestro punto de vista carece de fundamento legal. Sin embargo, ahora nos tenemos que enfrentar la realidad, de que IMPI ya no aceptará solicitudes divisionales en cascada voluntarias cuando la solicitud original ha sido emitida/abandonada, dejando únicamente la posibilidad de presentar este tipo de solicitudes en caso de que el IMPI las solicite por falta de unidad de invención.

Este nuevo criterio también abre la puerta para el surgimiento de acciones de nulidad de patente que las empresas podrían presentar en contra de un gran número de solicitudes divisionales en cascada que fueron presentadas y concedidas desde el año en que la abrogada ley entró en vigor, es decir, en 1991.

Es importante mencionar que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver un caso en relación con el interés jurídico para presentar acciones de nulidad contra patentes. La SCJN debe decidir si el interés simple, como el que tiene una empresa que cuenta con tecnología igual o relacionada con la protegida por la patente, es suficiente para solicitar su nulidad o si es necesario contar con interés jurídico basado en la defensa de una acción de infracción.

Como es evidente, el sentido de esta decisión impactará de igual forma en la posibilidad de atacar solicitudes divisionales en cascada.

El equipo de patentes de OLIVARES mantendrá actualizado sobre del desarrollo de esta importante cuestión.