La Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad del artículo 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, por contravenir Tratados Internacionales.

julio 31, 2024

El artículo 192 Bis 1 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial establece que, cuando la patente materia de análisis en un procedimiento de declaración administrativa de infracción sea un proceso para la obtención de un producto, por mandato legal, la carga de la prueba se invierte, y, en consecuencia, es el presunto infractor quien deberá de probar que el producto cuestionado se fabricó bajo un proceso diferente al patentado conforme a las circunstancias normativas ahí descritas.

La incorporación de dicha figura jurídica en nuestra legislación deriva del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los cuales establecen que el demandado tendrá la carga de probar que el producto supuestamente infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, cuando se actualice uno de los siguientes supuestos normativos:

1. El producto obtenido por el proceso patentado es nuevo, o
2. Cuando exista una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya sido fabricado mediante el proceso y el titular de la patente no haya logrado, mediante esfuerzos razonables, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Sin embargo, contrario a lo ahí dispuesto, el artículo 192 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la reversión de la carga de prueba se encuentra condicionada a la actualización de las dos hipótesis normativas antes detalladas, esto en perjuicio del titular de un derecho de exclusividad en una acción de infracción sustanciada ante el IMPI.

Dicha contravención fue materia de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia en un recurso de revisión promovido por OLIVARES, donde se resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial bajo la consideración de que debe privilegiarse el contenido de los tratados internacionales que establecen que cuando la materia objeto de una patente sea un proceso en un procedimiento de infracción, el demandado tendrá la carga de probar que el producto infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, debiendo exigirse únicamente el cumplimiento de una de dichas hipótesis a fin de revertir la carga de la prueba, por lo que será suficiente con que la parte agraviada demuestre que se cumple alguno de los dos supuestos.

Esta sentencia representa un avance significativo para consolidar un sistema que proteja de manera eficiente los derechos exclusivos de los titulares de patentes, sobre todo, de patentes de proceso en relación con acciones tramitadas al amparo de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, en clara concordancia con lo ahora reflejado en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En OLIVARES seguiremos construyendo estrategias novedosas para proteger la propiedad intelectual de nuestros clientes asesorándolos en litigios complejos de patentes.