El nuevo paradigma en México para la reclamación de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial.

julio 31, 2024

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, vigente a partir del 5 de noviembre del 2020, se distingue de su antecesora, entre otras cosas, por las particularidades en los reclamos de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la violación a derechos de propiedad industrial.

Actualmente, los particulares pueden reclamar una indemnización por daños y perjuicios por la vía administrativa, ante el mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), o por la civil ante Tribunales correspondientes en la materia. Esto implica que el titular de derechos de exclusividad violados puede optar por dos procedimientos y autoridades de naturaleza diversa, lo cual presenta sus beneficios y desventajas.

Ante el IMPI, la acción de indemnización se ejerce en un procedimiento incidental, siempre y cuando dicha autoridad hubiere emitido con anterioridad una declaración de infracción administrativa que sea exigible. Alternativamente, se mantiene la posibilidad de que la acción sea planteada directamente ante Tribunales en materia Civil, una vez que la resolución del IMPI sea firme.

Aunque el ejercicio de la acción de indemnización ante la autoridad administrativa implica que una autoridad especializada en la materia conozca del asunto, presenta las desventajas de que su tramitación incidental requiera agotar con anterioridad un procedimiento administrativo de infracción ante la misma autoridad administrativa (IMPI) y la falta de experiencia para cuantificar daños y perjuicios. Adicionalmente, al tiempo de la sustanciación del ejercicio de la acción debe sumársele el requerido para la ejecución de la resolución emitida por el IMPI, ante los Tribunales.

Gracias a la entrada en vigor de la nueva Ley, los particulares también pueden acudir directamente a los Tribunales civiles a reclamar violaciones a sus derechos de propiedad industrial y una indemnización por daños y perjuicios, sin la necesidad de una declaración de infracción previa por parte del IMPI. Esto implica que un Juez, experto en derecho civil, deberá adentrarse en temas complejos, especializados y técnicos, propios de la propiedad industrial

Adicionalmente, se prevé que el trámite de la acción civil se suspenderá si se presenta una acción de nulidad ante el IMPI en contra del derecho base de la acción, en tanto la autoridad administrativa no emita una resolución definitiva a dicha acción de nulidad. Esto contrarresta la ventaja de un procedimiento civil, cuya resolución puede ser más rápida que ante el IMPI.

El nuevo panorama para la reclamación de daños y perjuicios exige de un estudio detenido de las particularidades de cada caso en concreto, para determinar la idoneidad de cada vía, pues para ello, inciden, entre otros factores, la complejidad, la sofisticación de la contra parte, las causas y consideraciones técnicas de la violación ocasionada, entre otros.

En el equipo de litigio de OLIVARES estamos comprometidos con la actualización continúa de nuestra de las materias civil y administrativa, con el fin de presentarles a nuestros clientes la mejor solución a sus necesidades.