MIP – La aplicación de la excepción de uso experimental en la infracción de Patente.

mayo 13, 2021

Por: Armando Arenas

Durante muchos años se aplicó en México incorrectamente la excepción de uso experimental y académico para declarar infractores a terceros que importaban materia prima estando aún vigentes patentes que protegen el principio activo correlativo, debido a que las empresas alegaban que, de acuerdo con sus pedimentos de importación, éste había sido otorgado por las autoridades sanitarias para fines de experimentación sin propósitos comerciales.

Por lo tanto, era suficiente para el demandado exhibir el pedimento de importación otorgado por la autoridad sanitaria (COFEPRIS), con una leyenda que estableciera que había sido expedida con fines de experimentación para evitar la infracción a la patente.

Adicionalmente, algunas empresas infractoras hacían valer al mismo tiempo la cláusula roche bolar y la excepción de uso experimental, generando confusión en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); quien optaba por declarar infractoras a las empresas importadoras de materia prima (comercializadoras) al considerar que su actividad únicamente perseguía propósitos comerciales y negaba las infracciones si las demandadas demostraban que eran empresas farmacéuticas aplicando el beneficio de la cláusula roche bolar.

 

Recientemente, en asuntos manejados por la firma dos diferentes Tribunales Colegiados han aclarado la correcta interpretación de la excepción de uso experimental y académico, al sostener de acuerdo con las reglas más básicas de la carga de la prueba, que no es suficiente exhibir un permiso de importación que indique el destino de la materia prima para considerar que es aplicable, sino que es necesario demostrar con otro tipo de evidencia por constituir hecho propios y haberla planteado como una excepción, cual es el tipo de actividad que específicamente se realizó con fines puramente experimentales. Estos nuevos criterios han provocado que ahora el IMPI aplique correctamente esta excepción en beneficio del sistema de protección de patentes y sus titulares.