Los titulares de derechos de propiedad industrial podrían obtener más del mínimo legal de 40% de ingresos de productos infractores

julio 9, 2019

Un Tribunal Colegiado recientemente señaló que los titulares de derechos de propiedad industrial podrían obtener una indemnización por los daños que efectivamente hubieran sufrido por la infracción a sus derechos, más el 40% de precio de venta de los productos infractores.

El artículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana establece que la indemnización por los daños y perjuicios causados por infracciones a derechos de PI debe ser de no menos del 40% del precio de venta al público de los productos infractores (lo que se conoce como “la regla del 40%”).

Como lo mencionamos en nuestro newsletter de mayo de 2018, la Suprema Corte de Justicia resolvió que, para poder obtener una indemnización, el titular afectado debe demostrar tanto que cuenta con una resolución firme declarando la infracción, como probar haber sufrido daños y acreditar que existe un nexo causal entre éstos y la violación a derechos de PI.

Basándose en un análisis de la figura de daños punitivos en el sistema legal de Estados Unidos, el Tribunal Colegiado observó que la regla de 40% parece aplicar el principio de daños punitivos en la legislación mexicana. Por lo tanto, el Tribunal comentó que, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia, los jueces pueden condenar tanto a reparar los daños y perjuicios efectivamente causados (“daños compensatorios”), como la regla del 40% como daños punitivos.

A primera vista, esta resolución parecería ser una interpretación de la Ley más favorable para los titulares de derechos de PI. Sin embargo, el texto de la sentencia resulta ambiguo, y la interpretación de la Ley que plantea podría implicar que los jueces cuenten con una discrecionalidad ilimitada para condenar a la reparación de los daños y perjuicios efectivamente causados, además de la imposición de la regla del 40%.

De acuerdo con las reglas del sistema legal mexicano, este precedente judicial no es vinculante, por lo que consideramos que la aplicación de la regla del 40% sigue estando vigente. Ello asegura a cualquier actor que tendrá garantizada esta indemnización mínima, siempre que cumplan con los requisitos antes señalados. Sin embargo, es muy recomendable el contar con asesoría adecuada para demandar daños y perjuicios derivados de la violación de derechos de PI en México, puesto que navegar por las reglas y vías legales para reclamar daños derivados de violación de derechos de PI ha sido muy problemático en nuestro país desde hace años.

Ante este precedente judicial y ante la reciente ratificación del T-MEC, que establece estándares mínimos para las demandas de daños y perjuicios relacionadas con derechos de propiedad intelectual, OLIVARES considera que la Ley de la Propiedad Industrial requiere urgentes reformas para proporcionar mejores reglas en este tipo de asuntos, incluyendo una definición clara del tipo, naturaleza y origen de los daños que pueden reclamarse, así como los medios para obtener las indemnizaciones correspondientes. Lo anterior permitiría evitar interpretaciones poco precisas por parte de los Tribunales, que tendrían que ser controvertidos en litigios largos y complejos.