Autores
Luis Schmidt
Jaime Rodriguez
Moises Castorena

En México, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) protege y reconoce a las marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, mismas que se encuentran reguladas por el Capítulo III de la LFPPI, encontrando su definición en el artículo 190, el cual establece que en México, una marca se considera notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conocen dicha marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como por consecuencia de la promoción o publicidad de la marca.

De igual manera, el mismo artículo señala que una marca es famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.

El proceso de declaratoria, debe de ser iniciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mediante solicitud del titular de los derechos marcarios de la marca que pretende declarar como famosa o notoriamente conocida, aportando las pruebas que considere necesarias para que el IMPI evalúe y tome una decisión sobre el otorgamiento.

En caso de que el IMPI decida otorgar la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida, dependiendo el caso, los efectos de dicha declaratoria conllevarán a la nulidad de registros similares o iguales sin importar la clase de productos o servicios en la cual se encuentren registrados, otorgando a la marca famosa o notoriamente conocida, un “monopolio” marcario amparado por las 34 clases de Niza.

Por su parte, dichas declaratorias pueden ser utilizadas como evidencia en conexión con procedimientos de infracción, así como invocadas en procedimientos de oposición. Por ejemplo, hagamos de cuenta que “Hogwarts” ha sido declarada como marca famosa o notoriamente conocida, el titular de derechos marcarios puede oponerse a aplicaciones de registros marcarios, o solicitar la declaración administrativa de nulidad, para marcas iguales o similares en grado de confusión, sea cual sea la clase en la que se encuentren registradas para la nulidad, o en trámite para la oposición.

El reconocimiento de ambas figuras marcarias es válido en toda la región de América Latina, aunque los procedimientos de protección varían en cada país. En adición a México, Brasil y Costa Rica proporcionan un sistema de protección sui generis. Por su parte, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Uruguay, las marcas famosas y notoriamente conocidas solo pueden ser reconocidas a través de procedimientos de oposición.

En México, el reconocimiento de marca notoriamente conocida y de marca famosa es un procedimiento complicado, en donde el IMPI requerirá del solicitante interesado una lluvia de evidencia que muestre que la marca cuya declaratoria es perseguida, es conocida a todos en el mercado. Posteriormente, si dicha evidencia satisface los estándares del IMPI, la declaratoria será otorgada, de lo contrario, será negada.

Ahora bien, abordando específicamente la industria del entretenimiento, se deben tomar en cuenta algunas estrategias para la persecución de títulos de registros marcarios.

En términos generales, los titulares de derechos de autor no buscan protección para los títulos de sus obras a través de registros marcarios. Dichas obras incluyen a películas, programas de televisión o cualquier otra obra protegible por derechos de autor, ya que esto resultaría innecesario y costoso. Sin embargo, la legislación mexicana proporciona buenos mecanismos legales para proteger los títulos de las obras.

Bajo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), en vigor desde el 2020, específicamente las fracciones XIII y XIV del artículo 173, señala que los títulos de las películas o series o cualquier otra obra, así como cualquier elemento contenido en ella, y los nombres, apellidos, apelativos y seudónimos de personas famosas, no puede ser registrada como marca sin el previo consentimiento del titular de derechos de autor. Sin embargo, la Ley requiere que la obra tenga cierta “relevancia” o “reconocimiento”, y que debido a ello, el otorgamiento del registro marcario pueda llevar al público consumidor al error y hacerlo creer infundadamente que existe una relación o asociación entre el registro marcario y la obra. Lo mismo aplica para las reservas de derechos, por lo que los personajes o nombres de grupos tampoco podrán ser registrados como marcas sin el previo consentimiento del titular de derechos.

Por su parte, la LFPPI en la fracción XXII del mismo artículo 173, menciona que no se otorgarán registros de marca cuando los mismos sean solicitados de mala fe. La mala fe es cuando los solicitantes van en contra de las buenas prácticas en el comercio o la industria, o en contra del correcto sistema de la propiedad industrial, o cuando los mismos actúan con la intención de obtener una ventaja o beneficio en detrimento al legítimo titular de derechos marcarios. Las provisiones previamente mencionadas protegen marcas de la industria del entretenimiento, así como títulos, obras, personajes y nombres artísticos.

Las reglas mencionadas anteriormente se extienden a cualquier propiedad, ya sean conocidas o desconocidas. Generalmente, los productores de producciones audiovisuales que no serán propósito de campañas de comercialización de mercancías, no tienen por qué obtener registros de marca para los títulos de sus obras. Como se señaló en párrafos anteriores, la Ley ya prevé suficientes mecanismos de protección para los títulos. De igual manera, los títulos pueden ser provisionales y ser cambiados por otro cuando la producción es terminada, lo que dejaría al primer registro sin propósito alguno.

El propósito de los títulos es identificar una obra desde el punto de vista artístico principalmente. Únicamente un menor número de títulos de películas o series deben convertirse en una marca de productos o servicios como excepción a la regla. Por ejemplo en producciones de alto impacto en la sociedad mundial, como lo puede ser El Señor de los Anillos, Game of Thrones, Harry Potter, Star Wars, producciones de los universos Marvel, Disney o DC, o cualquier otra producción que pretenda comercializar productos o servicios, como pueden ser juguetes, ropa, videojuegos o hasta fundas para celulares, son las que deben buscar una protección a través de un registro de marca en la clase Niza que corresponda, o bien si es que aplica, buscar la declaratoria de marca famosa o notoriamente conocida.

De igual manera, en la nueva LFPPI, un impedimento para que las producciones que no pretenden comercializar productos o servicios, es la declaración de uso cada 3 años a partir del otorgamiento de la marca, en donde el titular del registro debe de declarar bajo protesta de decir verdad que la marca sigue estando en uso, y en caso de no hacerlo, la misma caducará de forma automática.

Federación Mexicana de Futbol vs NETFLIX y Alazraki Films:

En relación con la autorización de títulos y marcas dentro de la industria del entretenimiento, para su uso incidental dentro de producciones audiovisuales, vale la pena resaltar un caso reciente, siendo este el siguiente:

En años anteriores, la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) inició ante el IMPI un procedimiento de infracción en contra de NETFLIX y Alazraki Films, en donde las bases para presentar dicha acción fue el uso no autorizado del logo de la Federación Mexicana de Futbol dentro de algunos de los capítulos de la serie “Club de Cuervos”, así como de actos de competencia desleal.

La resolución del IMPI fue favorable para NETFLIX y Alazraki Films, en donde negó que éste mismo hubiera realizado actos de infracción en perjuicio de FEMEXFUT, concluyendo que la simple aparición del logo de la FMF dentro de la serie no constituía un uso de marca, sino únicamente una exhibición con fines artísticos. De igual manera, el IMPI concluyó que dicho acto no podía ser considerado como competencia desleal, ya que la simple exhibición con fines artísticos y sin fines comerciales no era un acto contrario a las buenas prácticas en el comercio.

Posteriormente la FEMEXFUT interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La resolución del Tribunal fue ordenar al IMPI la nulidad de su resolución, y que decretara una infracción administrativa basada en actos de competencia desleal, concluyendo que la reproducción de una marca sin la autorización de su titular constituye un acto contrario a las buenas prácticas en el comercio.

Al conocer la sentencia del TFJA, NETFLIX en conjunto con Alazraki Films interpusieron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual fue turnada para su estudio al 22 Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México, el cual concedió el amparo a NETFLIX y Alazraki Films, concluyendo que la decisión por parte del TFJA era infundada debido a una deficiencia en el análisis del concepto de “competidores en el mercado”, por lo que se le ordenó al TFJA emitir una nueva sentencia, analizando la causal de infracción contenida en la sección I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en ese momento, mediante el estudio de si FEMEXFUT y NETFLIX junto con Alazraki Films eran competidores en el mercado.

Como resultado de ello, el TFJA emitió una nueva sentencia, en la cual concluyó que la FEMEXFUT y NETFLIX y Alazraki Films sí eran competidores en el mercado, señalando que la exhibición del logo de la FMF en los capítulos de Club de Cuervos era un acto de competencia desleal, destacando que la “reproducción” de la marca sin la autorización de su titular consistía en actos contrarios a las buenas prácticas en el comercio.

Consecuentemente NETFLIX y Alazraki Films presentaron un nuevo amparo en contra de la segunda sentencia del TFJA, el cual fue turnado al mismo Tribunal Colegiado de Circuito que realizó el análisis del primer amparo presentado. El TCC concedió nuevamente un amparo a favor de NETFLIX y Alazraki Films, argumentando que la aparición incidental del logo en el contexto de la serie no puede ser considerado como un acto de competencia desleal, debido a que la aparición incidental de dicho logo no puede considerarse como un uso de marca, siendo únicamente una exhibición con fines artísticos que hiciera a la serie más realista, por lo que se le ordenó al TFJA que emitiera una nueva sentencia negando la acción de infracción contenida en la sección I del artículo 213 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial.

Finalmente y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito, el TFJA emitió una resolución negando la causal de infracción contenida en la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, concluyendo que la exhibición del logo de la Federación Mexicana de Fútbol dentro de la serie CLUB DE CUERVOS no constituye un uso de marca, ni un acto de competencia desleal, sino una exhibición atípica de una marca con fines artísticos y no comerciales, confirmando la decisión original del IMPI.

La mera reproducción incidental de una marca no constituye uso:

En el mismo sentido, es claro que el uso de una marca se da al comercializar un producto o al prestar un servicio. Así, la marca resulta un verdadero vehículo para que los consumidores encuentren el producto o servicio de su preferencia dentro del mercado.

La idea que subyace al requisito de uso con un propósito distinttivo es que la utilización de la marca realizada para cumplir un propósito diferente al de distinguir los productos o servicios del titular dentro del mercado, debe de quedar fuera del monopolio sobre el uso del signo distintivo que la marca da al titular.

Por lo mismo, no puede afirmarse que un signo se utilice como marca en el ejercicio de funciones que sean ajenas a las de las marcas, como pueden ser las de carácter educativo, divulgativo, informativo u ornamental así como todos los comportamientos de terceros que no cumplan con el requisito de “uso de la marca” deberán de ser tratados a través de mecanismos distintos, como serían los actos de competencia desleal.

Por otra parte, con el objetivo de clarificar, se considera pertinente citar los siguientes precedentes judiciales a nivel internacional en donde se llegó a la conclusión que la aparición incidental de una marca dentro de una producción audiovisual no cuenta con las características del uso de una marca:

• Caterpillar Inc. v. The Walt Disney Company, y Buena Vista Home Entertainment, Inc. 03-1334., Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, C.D. Illinois.

En el precente caso, Caterpillar Inc. interpuso una demanda por infracción de uso de marca y competencia desleal contra The Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, Inc. alegando que en una escena de la película titulada “George of the Jungle 2” aparecieron bulldozers o excavadoras identificadas con la marca Caterpillar, de la forma en la cual dicha empresa los había comercializado en el mercado. Dichas excavadoras fueron utilizadas en la escena de destrucción de la “Montaña de los Simios”

El Tribunal de Distrito de Illinois en los Estados Unidos de Ámérica desestimó la acción interpuesta por Caterpillar Inc. argumentando que la fijación de la marca Caterpillar en la escena mencionada no constituía un uso de marca. Dichas consideraciones se basaban en el hecho que no se trataba de productos u ofertas de servicio identificados con la marca, sino que aparecían dentro de un marco artístico referencial en el contexto de la trama de la obra cinematográfica. De la misma manera, el Tribunal de Distrito desestimó la acción basada en actos de competencia desleal.

• Louis Vuitton Mallatier S.A. v. Warner Brothers Entertainment, Inc. 1: 2011cv09436 – Documento 29 (S.D.N.Y. 2012), United States District Court, Southern District of New York.

En el presente caso, Louis Vuitton Mallatier S.A. interpuso una demanda por infracción de marca en contra de Warner Brothers Entertainment, Inc. en donde alegaban que en una escena de la película titulada “The Hangover Part II” apareció una versión falsificada de una bolsa Louis Vuitton utilizada por el personaje de “Alan” interpretado por Zack Galifianakis.

El Tribunal encargado de resolver el asunto consideró que el citado escenario no constituía un “uso de marca” sino, en todo caso, un uso artístico sustentado en el derecho a la libertad de opinión y de expresión, debido a que dicho uso tenía solamente por objeto revelar la personalidad del personaje “Alan”, que se caracterizaba por ser un personaje “socialmente raro” y “solitario”.

En adición, el renombrado académico Pratheenan Gulasekaram, profesor de Derecho en la Universidad de Santa Clara, se refirió en específico sobre esas apariciones incidentales de marcas en el contexto de las obras audiovisuales, indicando lo siguiente: “Las películas son principalmente y en su inmensa mayoría expresiones no comerciales con elementos comerciales salpicados a través de su mensaje artístico.” Lo que refuerza el hecho de que la apariencia visible de una marca dentro de una película no constituye un uso de marca registrada. Por lo tanto, no resulta necesario solicitar u obtener de los titulares de los registros de marcas su previa autorización para incluirlas en el rodaje.