Doble Patentamiento.

septiembre 25, 2020

Dando seguimiento a nuestro análisis de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual entrará en vigor a partir del 05 de noviembre del 2020, hemos observado que una de las enmiendas más significativas en materia de patentes que contempla esta nueva ley es la introducción de artículos específicos que prohíben el doble patentamiento.

Durante los últimos años, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha emitido objeciones por doble patentamiento sin que exista un apartado específico en la Ley de Propiedad Industrial actual que lo prohíba. El IMPI ha aplicado el criterio que existe en la mayoría de los demás países que consiste en que no se pueden otorgar dos patentes para una misma invención. El fundamento para este criterio que aplica el IMPI es que un solicitante no tiene interés legítimo en procedimientos que conducen al otorgamiento de una segunda patente para la misma materia si dicho solicitante ya posee una patente para dicha materia.

Sin embargo, nuestra nueva ley comprende un apartado específico que prohíbe el doble patentamiento en sus artículos 50 y 101, los cuales establecen que “El Instituto durante el examen de fondo y en la concesión de los derechos deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de la misma invención.” (artículo 50) y “No se concederá patente respecto de materia que ya se encuentre protegida por otra o cuyas características técnicas esenciales sean una variación no sustancial de la materia amparada por la misma, aun cuando el solicitante sea el titular del primer derecho.” (artículo 101).

Es claro de la redacción de los artículos anteriores que no se permitirá el doble patentamiento en México; sin embargo, está en el aire aun definir qué criterios usará el IMPI para determinar si estamos ante una situación de doble patentemiento.

Actualmente el IMPI emite una objeción por doble patentamiento cuando el alcance de protección que se busca en una segunda solicitud (normalmente una solicitud divisional) es idéntico al alcance de protección que se busca /tiene en una solicitud/ patente anterior y también cuando existe un traslape entre los alcances de protección de dicha primera patente/solicitud y dicha segunda solicitud.

Desde nuestro punto de vista esta práctica es incorrecta ya que el simple hecho de que exista un traslape entre los alcances de protección de dos asuntos, en ningún momento implica que se está tratando de proteger la misma invención dos veces y hasta el momento este argumento ha sido exitoso para superar objeciones por doble patentemiento por existencia de traslape entre alcances de protección.

De la misma manera, es importante considerar que una invención de selección sería una excepción al criterio mencionado anteriormente, ya que los Examinadores mexicanos sí permiten el otorgamiento de invenciones de selección.

De igual forma, es importante considerar que nuestra nueva Ley contempla como una causal de nulidad el hecho de que se otorgue una patente que viole la nueva disposición. Por ende, recomendable tener especial cuidado cuando se reciban objeciones por doble patentamiento y ser muy puntuales en los argumentos que se presente ante el IMPI con respecto a las razones por las cuales no se intenta proteger una misma invención dos veces.

Por último, será necesario esperar a ver cómo el IMPI evaluará las objeciones por doble patentamiento una vez que la nueva ley de PI entre en vigor y esperamos que se incluyan guías específicas de cómo evaluar objeciones por doble patentamiento en el próximo Reglamento que se elabore de nuestra nueva Ley.