Civil Court in Mexico Acquits Holder of Pharmaceutical Patent Rights to Compensate Damages Claimed by Alleged Infringer.

septiembre 7, 2021

Recientemente, el área de litigio civil de OLIVARES obtuvo una sentencia absolutoria final para uno de nuestros clientes de la industria farmacéutica de innovación en un reclamo en la vía civil de pago de daños y perjuicios que se intentó fundar en un supuesto ejercicio ilegítimo de un derecho de patente en un procedimiento administrativo de infracción.

El presunto infractor pretendía una indemnización de $12,000,000.00 USD. La valoración se basó en el monto del valor de las ventas no realizadas de su producto durante los años que estuvieron vigentes medidas cautelares que contenían una prohibición de comercializarlo y los años en que el procedimiento de infracción se resolvió de forma definitiva.

Alegaron que el ejercicio ilegítimo del derecho se basó en que la patente, que se hizo valer en la instancia administrativa, no estaba vigente, porque en un procedimiento diverso se resolvió que la adecuación a la vigencia de la patente era improcedente, quedando sin derechos efectivos durante la vigencia corregida. Esto motivó que no se resolviera el fondo del procedimiento de infracción, debido a que la acción se promovió durante la vigencia corregida de la patente y se consideró que la actora dejó de tener interés jurídico para promoverla.

Un Juzgado Civil de primera instancia y una Sala Civil en apelación, resolvieron que la demandada debería pagar una indemnización a la actora, consistente en el valor de las ventas no realizadas del producto durante los años que estuvieron vigentes las medidas cautelares. Las sentencias se basaron principalmente en considerar que el continuar con el procedimiento de infracción y agotar instancias posteriores, cuando la patente ya no estaba vigente, constituía un abuso y ejercicio ilegitimo de un derecho de patente. Las decisiones también indicaron que la orden de entregar la fianza a la contraria demostraba que se actualizaron daños y perjuicios.

Estas decisiones fueron revocadas por un Tribunal Colegiado, que concluyó que no existe mérito para reclamar una indemnización, entre otras razones, por lo siguiente:

• Que la acción de infracción se promovió mientras estaba vigente la patente.
• La exhibición de la fianza era una garantía de efectividad por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la demandada en caso de que se resolviera el fondo del asunto, lo que no sucedió en el caso concreto.

Esta sentencia es relevante porque contribuye a definir cuestiones relacionadas con el reclamo de daños y perjuicios en materia de patentes en México desde la perspectiva civil. Además, se abordaron aspectos relacionados con el derecho de patentes en el tiempo, naturaleza jurídica de los procedimientos de infracción, medidas cautelares y el objeto en la exhibición de fianza.

OLIVARES cuenta con un equipo consolidado y experimentado para representar clientes en este tipo de reclamos, tanto en la vía civil como administrativa, mismos que son cada vez más comunes, sobre todo a raíz de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que ahora permiten el reclamo de daños en la vía administrativa.