Algunas Desventajas del Trámite de Solicitudes de Marcas mediante el Protocolo de Madrid en México

noviembre 10, 2015

por Mariana García 

El trámite de marcas bajo el Protocolo de Madrid cada vez es más frecuente entre los clientes extranjeros, sin embargo, en lo que concierne a México, existen algunas desventajas para lo usuarios de este Protocolo, por lo que enumeramos tres de ellas:

1.     Una vez que una solicitud de marca es presentada directamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (mediante el sistema Nacional), es asignada a un Examinador, quien realiza un examen de forma y posteriormente un                     examen de fondo. Si ninguna acción oficial es emitida, el tiempo estimado para obtener el registro de la marca es de 5 meses, de otra manera, el tiempo puede variar de 12 a 18 meses.

Por otro lado, si una solicitud de marca es presentada y tramitada mediante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es necesario esperar entre 8 y 18 meses hasta que la Oficina Internacional envíe la solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la realización de los exámenes correspondientes. Por lo tanto, puede tomarle de 14 a 18 meses al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial examinar la solicitud y conceder el registro o emitir una denegación provisional.

Como se puede ver, asumiendo que  no se emitan denegaciones provisionales en las solicitudes presentadas a través de la OMPI, el cliente podrá obtener su registro en al menos 14 meses. Mientras que en el mismo escenario, pero a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cliente puede obtener su registro en 5 meses.

2.     En los registros de marca tramitados bajo el Sistema de Madrid, no existe un apoderado ni un domicilio para oír y recibir notificaciones en nuestro país, por lo tanto, si un tercero impugna la validez de dichos registros (basado en acciones de nulidad o caducidad), estas comunicaciones o acciones no podrían ser atendidas por un abogado en México, por lo tanto, en ausencia de un abogado local cualquier comunicación o acción tendría que ser notificada a través de edictos, lo cual normalmente es difícil de detectar.

 

Con relación a los certificados de registro, en marcas que son tramitadas bajo el sistema de Madrid, los documentos originales son conservados en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3.     En nuestro país, cada solicitud de marca solo puede cubrir productos o servicios comprendidos en una clase ya que seguimos el llamado principio de especialidad de las marcas y, por lo tanto, no hay solicitudes multi-clase.

Por lo tanto, si un Registro Internacional designando a México es presentado para múltiple clases, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial divide los “registros internacionales”, en solicitudes nacionales individuales, una por cada clase designada, y cada clase designada será manejada bajo un número de solicitud nacional independiente y se enfrentará a exámenes independientes, pagando tasas oficiales por separado.

Si bien el protocolo de Madrid posee ciertas ventajas, es recomendable analizar caso por caso para determinar qué sistema es mejor para las necesidades del cliente.