Cascade divisional patent applications in Mexico – new IMPI’s criteria welcomed

mayo 19, 2022

Desde que entró en vigor la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), la presentación de solicitudes divisionales en cascada (divisionales que provienen de divisionales) presentadas después del 05 de noviembre de 2020, estaba restringida únicamente a aquellas requeridas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debido a una objeción por falta de unidad de invención.

Sin embargo, los artículos transitorios de la LFPPI establecen que las solicitudes de patente presentadas al amparo de la ley anterior deben de ser tramitadas conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación, es decir bajo la ley anterior, en la cual no había restricción alguna para la presentación de divisionales en cascada.

A pesar de lo anterior, el IMPI adoptó el criterio de negar todas las solicitudes divisionales en cascada sin importar si la solicitud original fue presentada ya sea antes o después del 05 de noviembre de 2020.

OLIVARES como firma, así como junto con diversas asociaciones de Propiedad Intelectual, ha estado discutiendo activamente este criterio con las autoridades de IMPI.

Como resultado de estos esfuerzos, nos complace comunicar a nuestros clientes que esta práctica ha comenzado a cambiar para las solicitudes divisionales en cascada derivadas de solicitudes tramitadas bajo el amparo de la ley anterior, y ya están siendo reconocidas como solicitudes divisionales con la misma fecha legal que la solicitud original.

¿Por qué considerábamos que este cambio era necesario?

IMPI había estado rechazando solicitudes divisionales en cascada que derivan de solicitudes que fueron tramitadas bajo el amparo de la ley anterior, no reconociéndolas como solicitudes divisionales.

Por lo tanto, IMPI estaba considerando a dichas solicitudes divisionales en cascada como solicitudes independientes, reconociendo como fecha legal de las mismas la fecha en la que fue presentada ante el IMPI, en lugar de la fecha legal de la de la solicitud original, lo que resultaría en una falta de novedad a la luz de la publicación de las solicitudes originales.

Nuestra posición siempre ha sido que el criterio que había adoptado IMPI era incorrecto, principalmente debido a que nuestra Constitución prohíbe a cualquier autoridad aplicar de forma retroactiva una ley, y a que la ley anterior permitía la presentación voluntaria de solicitudes divisionales en cascada.

OLIVARES se congratula de informar a nuestros clientes que este logro, aunque parcial, representa un primer paso para la correcta interpretación de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

OLIVARES mantendrá a nuestros clientes al tanto de cualquier avance adicional con respecto a este tema.