Periodo de vigencia de registros de marca y cambios en la información contenida en el formato de solicitud.

noviembre 3, 2020

Dentro de los cambios más relevantes que contiene la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial está contenida en el Artículo 214 (antes 113 de la Ley de la Propiedad Industrial) el cual establece requisitos adicionales en los formatos de solicitud de registro como “la descripción de la marca”; y el Artículo 216 que indica que “los elementos gráficos que no forman parte de la marca deberán señalarse por líneas discontinuas o punteadas en su representación”. Dichos requisitos serán aplicables para marcas solicitadas a partir del 5 de noviembre de 2020.

En relación con estos nuevos requisitos, será muy importante incluir “la descripción de la marca”, esto es, debido a que desde 2018 se reconocieron en la Ley marcas “no tradicionales”, tales como las olfativas y sonoras, así como para determinadas marcas animadas, hologramas y para la “imagen comercial”. Estas nuevas figuras requerirán una descripción más detallada y la mayor precisión posible.

Estas modificaciones buscan definir y limitar el alcance de protección, a efecto de que no haya lugar a confusiones respecto de lo que forma parte del signo.

Otro de los cambios más importantes contenidos en la nueva Ley consiste en que la vigencia de un registro de marca, así como de un aviso comercial o publicación de nombre comercial, será de 10 años a partir de la fecha de concesión mientras que, en la anterior ley, su vigencia era también de 10 años pero contados a partir de la fecha de presentación.

Esta modificación será únicamente aplicable a marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, solicitados a partir del 5 de noviembre de 2020.

Los registros de marca, avisos comerciales o nombres comerciales, tendrán una vigencia de 10 años, renovables por periodos de la misma duración, tal como se ha establecido en la anterior Ley. La renovación de los mismos, se deberá presentar junto con una declaración de uso, por medio de la cual, se manifestará bajo protesta de decir verdad que la marca a renovar, se está utilizando actualmente en territorio nacional.

Esta nueva ley establece que, si la declaración de uso no es presentada con la solicitud de renovación inicial, el IMPI requerirá al solicitante para que la presente, otorgando un plazo de 2 meses para presentar la declaración.

Esta modificación es especialmente relevante para los registros de marca obtenidos a través del Protocolo de Madrid, ya que el formato de renovación usado en el Sistema de Madrid prevé una declaración de uso y esto causaba incertidumbre sobre el plazo para presentar la declaración de uso. Sin embargo, al emitir un requerimiento, los titulares de marcas ahora tendrán certeza sobre el plazo para presentar la declaración de uso.

De igual forma, se establece que cuando la renovación sea presentada por el beneficiario de un gravamen inscrito ante el IMPI, no será necesario declarar el uso real y efectivo de la marca.

Lo anterior es algo completamente nuevo, ya que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial está otorgando la facultad al beneficiario del gravamen, la posibilidad de presentar la solicitud de renovación de un registro de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial, a fin de asegurar los derechos inherentes a su calidad de beneficiario.

La nueva Ley establece que los productos o servicios que la marca, el aviso comercial o la publicación de nombre comercial a registrar protegerá, se encuentran libres de engaño o mala fe. La Ley anterior, no hacía distinción alguna con respecto a este tema.

Lo anterior es importante ya que se obliga al titular a realizar una declaración bajo protesta de decir verdad, con la sanción para el titular del registro ya otorgado, que una declaración falsa, será causal de nulidad del registro.