La Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la posibilidad de compensación de la vigencia de las patentes pre-T-MEC por demoras injustificadas en el proceso de otorgamiento.

octubre 23, 2020

El 14 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este importante precedente en una decisión dividida tres a dos Magistrados, que contempla la oportunidad de resarcir la vigencia de las patentes por demoras injustificadas durante el trámite de otorgamiento. OLIVARES no manejó el caso; sin embargo, hubo una versión pública de la resolución debido a que se resolvió sobre cuestiones de inconstitucionalidad de la Ley de Propiedad Industrial (LPI).

Las consideraciones relevantes de la resolución son las siguientes:

• Debido a que en la actual LPI (a ser derogada próximamente) no existen plazos máximos para la Oficina Mexicana de Patentes (IMPI) para la emisión de acciones y decisiones oficiales durante la tramitación de la patente, los 20 años de exclusividad vigentes no se cumplen en todos los casos, ya que dependerá del tiempo discrecional que le tome a la autoridad en realizar los exámenes de forma y fondo.
• Si bien existen algunas reglas para los tiempos máximos de respuesta para los trámites presentados ante el IMPI, están previstas en los decretos administrativos, pero no en la LPI, lo que no es congruente con el principio de jerarquía de la ley.

En resumen, la SCJN concluyó que es adecuado compensar la vigencia de la patente específica objeto de ese litigio en particular, que fue otorgada bajo el agotado TLCAN y la Ley de Propiedad Intelectual que pronto será derogada.

La Corte Suprema ordenó a IMPI emitir una comunicación oficial y establecer el plazo de vigencia de la patente específica en ese caso en particular, de acuerdo a los 17 años contados a partir de la fecha de otorgamiento, según establece el TLCAN.

De acuerdo con las normas aplicables a este tipo de decisiones de la SCJN, la sentencia aplica y beneficia únicamente a la parte reclamante. La decisión no es vinculante para el IMPI, por lo tanto, se espera que dicha autoridad no adopte los criterios para compensar las patentes de por vida en casos similares sin una orden judicial. Para los tribunales mexicanos, el precedente tampoco es vinculante, pero sí muy persuasivo.

Existe cierto grado de expectativa en cuanto a la forma en que el IMPI va a cumplir con esta resolución, ya que bajo la ley vigente no existen reglas para otorgar este tipo de compensaciones.

En conclusión, el impacto práctico de este precedente debe analizarse en casos similares, tomando en consideración lo siguiente: I) La demora injustificada en el caso particular otorgado bajo el TLCAN, II) El eventual beneficio en el tiempo, con base en el plazo establecido en el TLCAN de 17 años después de otorgado, III) Tiempo de litigio, pues muy probablemente el caso requeriría ser elevado a los Tribunales Mexicanos.

No hace falta decir que después del 5 de noviembre de 2020, las patentes presentadas y procesadas bajo la nueva ley serían compensadas por demoras de acuerdo con la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Al respecto, siéntase en libertad de consultar nuestra nuestra nota informativa:

https://www.olivares.mx/imminent-implementation-of-a-new-patent-linkage-system-of-patents-in-mexico/

Esperamos poco impacto de este precedente en las nuevas normas establecidas en la próxima nueva Ley de Propiedad Intelectual, y en caso de conflicto entre USMCA y el sistema de compensación, consideramos que sería necesario un nuevo análisis completo por parte de los Tribunales Mexicanos, porque como se comentó, la decisión que se reporta se basó en la Ley de Propiedad Intelectual que pronto sería ineficaz y de acuerdo al TLCAN.