MEXICO Y LATINOAMÉRICA ANTE EL SISTEMA DE MADRID

octubre 22, 2010

BY LUIS C. SCHMIDT

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JUNIO 2001

I. INTRODUCCIÓN

1. El “Sistema de Madrid” está constituido por:
a) Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas. Resultado de la Conferencia Diplomática del 14 de abril de 1891, en Madrid.
b) Protocolo del Arreglo de Madrid. Resultado de la Conferencia Diplomática de Madrid, de Junio de 1989. Vigente desde el 1° de abril de 1996.
c) Reglamento del Arreglo de Madrid (y del Protocolo), en vigor desde el 1° de enero de 1989 – Reglamento Común.
2. Por el “Sistema de Madrid”, los estados miembros pueden extender la protección de sus marcas registradas en el país de origen al territorio de otros estados mediante la presentación de una solicitud de registro internacional ante la oficina central de registro, domiciliada en Ginebra, Suiza y administrada por OMPI.
3. El “Sistema de Madrid” pretende simplificar los procedimientos de registro de marcas, utilizando un solo procedimiento centralizado ante una sola oficina, un solo idioma, una sola divisa, lo cual genera un solo registro con extensión simultánea en todos los países designados.

II. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

1. Las características fundamentales del sistema son:
a) La formulación de una solicitud de registro internacional, en base a un registro de origen (Arreglo) o una solicitud (Protocolo).
b) La solicitud de registro internacional se presenta ante la OFICINA DE ORIGEN, por parte del solicitante, persona física o jurídica. El solicitante debe designar en la solicitud, los países donde desea obtener protección. Asimismo, deben proporcionar la información requerida por el Arreglo o Protocolo – según el caso – y el Reglamento. El efecto es equivalente a presentar la solicitud en cada país, de forma directa (depósito simultáneo), respetándose la fecha de presentación originaria.
c) El solicitante debe esta domiciliado en país miembro o tener establecimiento “real y efectivo” en él o en su defecto, ser nacional de algún país de la Unión.
d) La OFICINA INTERNACIONAL debe otorgar el registro de inmediato, sin practicar exámenes más que el de forma. La fecha de presentación es la del depósito en la OFICINA DE ORIGEN, salvo que la OFICINA INTERNACIONAL reciba la solicitud después de dos meses. En estos casos la fecha de presentación será aquella en que la OFICINA INTERNACIONAL reciba la solicitud. Derivado de los anterior, la OFICINA INTERNACIONAL debe enviar las solicitudes a las OFICINAS DESIGNADAS, una vez se le haya asignado número de registro se haya publicado como registro internacional en la gaceta bimestral y se haya expedido un título.
e) La OFICINA INTERNACIONAL funge como un intermediario entre el solicitante y las OFICINAS DESIGNADAS. De hecho, por las características de su función, le corresponde sustituir a la OFICINA DE ORIGEN y las OFICINAS DESIGNADAS, en muchas de sus tareas
f) La OFICINA INTERNACIONAL debe enviar la petición de extensión territorial a las OFICINAS DESIGNADAS, quienes tienen la facultad plena de practicar exámenes, conducir procedimientos de oposición y en general, de aceptar o rechazar la solicitud de registro en cada país en lo particular. Al respecto, las OFICINAS DESIGNADAS pueden aplicar la legislación nacional de cada país en lo particular.
g) La OFICINA DE ORIGEN y las OFICINAS DESIGNADAS deberán practicar los exámenes de registrabilidad, con base en lo dispuesto por el artículo 6 del Convenio de París. Por lo tanto, los registros podrás ser rehusados solo cuando se trate de marcas que i) afecten derechos adquiridos por terceros en el país; ii) estén desprovistas de todo carácter distintivo o se hayan convertido en signos de uso común; y iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público o resulten engañosas.
h) El solicitante interesado tendrá los derechos derivados de la legislación doméstica para alegar contra los fundamentos de objeción o de oposición que formulen autoridades y terceros.
i) Las OFICINAS DESIGNADAS cuentan con un año para producir el rechazo, en definitiva, a la solicitud planteada. Sin embargo, el Protocolo prevé la posibilidad de que los nuevos miembros opten por establecer dicho compromiso a 18 meses, mas otros siete adicionales, por caso de oposición. En las estadísticas de mediados del 2000, 18 de 47 miembros del Protocolo, se habían acogido a la alternativa de referencia.
j) Una vez transcurridos los plazos mencionados en el punto anterior, sin que se haya generado respuesta de la OFICINA DESIGNADA que corresponda, operará una positiva ficta, entendiéndose que ésta ha consentido el registro.
k) La negativa del registro de ORIGEN producirá la consecuente negativa del INTERNACIONAL. Ante esto, el solicitante contará con un plazo de tres meses para transformar las solicitudes de registro internacional, en solicitudes nacionales ordinarias. A tal efecto, el solicitante conservará los “derechos adquiridos” derivados de la solicitud de origen, como es la fecha de prioridad.
l) La vigencia del registro internacional es de 20 años (Arreglo) y 10 (Protocolo), por lo que la parte interesada podrá renovarlo ante la OFICINA INTERNACIONAL, con tan solo solicitarlo y pagando la tasa de renovación correspondiente.
m) Cualquier cambio o modificación al registro podrá hacerse con el único requisito de solicitarlo a la OFICINA INTERNACIONAL y pagando la tasa correspondiente. Al igual que la renovación, la OFICINA INTERNACIONAL se encargará de comunicar dichos cambios a las OFICINAS DE ORIGEN Y DESIGNADAS.
n) El registro internacional puede ser anulado si previamente se obtiene la nulidad del registro base o de origen. Esto por cuanto a que está vinculado a aquél. El Protocolo establece la desvinculación del registro internacional después de cinco años de la fecha de su registro sin que se haya pedido la nulidad del registro base.
2. El arreglo contempla ciertos aspectos negativos que el Protocolo intentó corregir. Estos son los siguientes:
a. La necesidad de utilizar registros como base de las solicitudes internacionales, en vez de solicitudes, como se dio con el protocolo.
b. La posibilidad de destruir el registro internacional y las extensiones correspondientes al producirse la nulidad del registro de origen, a lo cual se le conoce como “ataque central”. Lo anterior se produce por el principio de vinculación o dependencia. El Protocolo establece modificaciones a dicha regla mitigando el efecto del “ataque central”, al señalar que: i) la vinculación o dependencia se dará solo por cinco años, contados a partir de la fecha de registro internacional, y ii) si durante los primeros cinco años se produce la nulidad del registro de origen y consecuentemente la del registro internacional, el solicitante tendrá tres meses para pedir la transformación o conversión del registro internacional en solicitudes o registros nacionales ordinarios.
c. El plazo límite de 12 meses para que las OFICINAS DESIGNADAS produzcan su negativa o rechazo final fue objeto de modificación en el Protocolo. De esta forma, se abrió la posibilidad a que los Estados y organismos parte pudiesen optar por ampliar a 18 meses el plazo de negativa, mas otros 7 meses por cuestión de oposiciones.
d. El idioma oficial del Arreglo solía ser el francés, únicamente. Con el Protocolo se añadió el inglés.
e. El Protocolo adopta un sistema de tasas básicas, complementarias y suplementarias, mediante el cual los países miembros pueden optar entre tener derecho a la tasa nacional que establezca el país miembro o a tener derecho a una parte de los ingresos producidos por las llamadas tasas complementarias. Estas posibilidades harán más atractiva la situación financiera para los países que se adhieran al Protocolo, estableciéndose una serie de reglas para tales efectos en los diversos párrafos del Artículo 8.
f. El Protocolo amplía la membresía a organizaciones intergubernamentales, además de Estatales, lo cual le hace más atractivo a organizaciones con oficina regional – como la Comunidad Europea – a pertenecer al Protocolo con tal carácter.
3. El propósito fundamental del Protocolo ha sido atraer la adhesión de países distintos a los europeos, de donde emana el “Sistema de Madrid”. De esta forma, los cambios efectuados lo harían más compatible con sistemas marcarios de otras regiones, especialmente del mundo anglosajón, donde rigen principios derivados del uso de marca como fuente de derechos exclusivos.
4. La reacción del mundo frente al Protocolo ha sido relativa. Países “target” como Japón y Gran Bretaña lo han firmado. Otros como EEUU le coquetean, aunque todavía hay distancias que les separan. Latino América ha encontrado elementos de rechazo y es por la lucha que desde este polo se ejerce, que se han divulgado posturas que hacen notar sus debilidades. Por su parte, INTA acepta el Protocolo y se encuentra ejerciendo una intensa labor de cabildeo para obtener el que se apruebe en los EEUU y el resto del mundo.

III. PROTOCOLO Y ANÁLISIS

1. Analizando el Protocolo a la luz de las disposiciones de la legislación mexicana y de otros países, se ha llegado a la conclusión de que dicho instrumento podría general conflicto, de difícil de conciliación, por lo que hace a ciertos aspectos. Los conflictos se pueden dividir en aquellos que afectan el sistema constitucional del país y aquellos que si bien no llegan a ese grado o nivel, pueden general inconvenientes, por atentar contra el sistema jurídico o práctica marcaria del país, en lo general.
2. Los conflictos de orden constitucional podrían ser:
a) El artículo I, párrafo tercero, del Protocolo, produce trato desigual a extranjeros – a quienes la Constitución asimismo protege. – Sólo los nacionales mexicanos y los extranjeros con domicilio o establecimiento industrial o comercial “efectivo y real” en México o que sean nacionales de países de la Unión, podrán utilizar el “sistema” de Madrid, presentando solicitudes de registro en México. Por el contrario, todos aquellos nacionales de países no miembros del “Sistema”, que presenten solicitudes ante IMPI, no se beneficiarán de dichos tratados.
b) Los plazos de un año o año y medio para resolver las solicitudes producen un doble régimen, asimismo desigual, toda vez que las oficinas nacionales deberán estar sujetas a un mayor grado de presión sobre las solicitudes derivadas del “sistema”, por lo que se les dará preferencia sobre las solicitudes originarias o regulares. La positiva ficta representa otro factor de desequilibrio, toda vez que ésta no habrá de producirse en los casos de solicitudes nacionales ordinarias. Por otra parte, la limitación de plazos deberá producir mayor afectación en los países de examinación “estricta”, como es el caso de Canadá, México y EEUU. De hecho, surge la pregunta ¿porqué EEUU analiza la posibilidad de adherirse al “sistema”, siendo que su régimen de registro marcario está basado en conceptos incompatibles con éste, como lo es el de examinación estricta, entre otros?

c) Por lo general, las causales de denegación de registros a cargo de administraciones nacionales (por lo menos el caso de Mexico), son más limitadas que las que menciona el Protocolo al hacer envío al Convenio de París. Las causales de negativa del artículo 6 bis, ter y quinquies (B), son más restringidas en cuanto a alcance que las de la LIP misma. Las causales de negativa del artículo 90 de la LIP son aplicadas a toda solicitud que es examinada por IMPI, por lo que un examen especial y más limitado a solicitudes provenientes de la oficina internacional luce desigual. Lo anterior produce el que los solicitantes de registros mexicanos u otros nacionales derivados de internacionales, tengan la posibilidad de obtener protección de marcas que contradicen las disposiciones de la LIP que no se vinculen con el 6 quinquies (B) del Convenio de París. Por lo que respecta a los EEUU, su visión restrictiva del examen de registrabilidad – incluyendo el tema de productos y servicios – lo colocará en serias desventajas. Cabe preguntarse si se tomarán como válidos los registros “suplementarios” en apoyo del registro internacional.
d) La Constitución y leyes de Mexico, como las de otros países, imponen el idioma español como único oficial. En tal virtud, no es posible el que autoridades conduzcan asuntos e integren expedientes en idiomas diversos al oficial, máxime si estos son de consulta al público. Dicha cuestión es contradictoria de la Constitución por lo que dichos textos son inválidos. Por lo tanto, como señalan las leyes, todo documento en idioma distinto al español deberá ser traducido a fin de adquirir valor jurídico.
e) Del artículo 7 del Protocolo se desprende que la renovación del registro internacional se produce como simple efecto del pago de la tasa correspondiente. El uso no es requisito. Sin embargo, la LIP sí exige uso y sin éste la renovación puede negarse. Por lo tanto, se observa una circunstancia en la que las disposiciones del Protocolo pondrían a los titulares de registros nacionales mexicanos en situación desigual respecto de los registros internacionales. Cabe preguntar ¿qué es lo que harán los EEUU a este respecto? En este país, al igual que los demás del sistema de derecho común, el uso de marcas constituye fuente de derechos exclusivos. Resulta difícil pensar pues, el que los EEUU pudiesen modificar el Lanham Act para por ejemplo, eliminar las secciones 8 y 15 de dicho ordenamiento.
f) El que organizaciones distintas a los Estados puedan ser miembros del Protocolo y por lo tanto constituirse como miembros de la Asamblea, ejerciendo un voto distinto al de los Estados que la conforman, podría ser violatorio de la Constitución de México y por lo tanto, podría limitar a éste al establecer relaciones y pactos de índole internacional.
3. Los inconvenientes adicionales podrían ser:
a) Mayores costos.- Esto en el caso de que la solicitud base se niegue o el registro correspondiente se anule, lo cual ameritaría la necesidad de convertir las solicitudes internacionales a nacionales.
b) Las oficinas nacionales estarían sometidas a mayor presión por la limitación del tiempo para expandir negativas. Lo anterior deberá trastornar la práctica de registro, al menos en países como EEUU y México, donde se parte del sistema de “examinación estricta”. Al fin y al cabo ¿qué oficina deseará el que se otorguen registros por operación de la positiva ficta? En tal virtud, dichas oficinas podrían relajar sus criterios de examinación, reduciendo calidad, con tal de cumplir los plazos. Por la presión podrían recurrir a las “negativas provisionales” u otro tipo de trucos inconducentes e insostenibles. Parecería aconsejable que Mexico analice la posibilidad de implementar un sistema de oposición a fin de solventar dicho problema. Por cuanto a EEUU, el 80% de las solicitudes son objeto de rechazo, lo cual deberá representar una desventaja a la USPTO al fungir como OFICINA DE ORIGEN, en virtud, especialmente, a que existen muchos otros países donde el proceso de examinación es laxo o inexistente.
c) El sistema de uso previo de los países anglosajones, y que México sigue, puede resultar incompatible con los principios derivados del sistema de Madrid. Y es que cualquier registro puede ser vulnerado y sucumbir por el uso previo que terceros realicen del signo objeto de registro. En Mexico, el problema se agudiza ya que el concepto de uso previo se extiende al efectuado en el extranjero.

IV. TRABAJO EXTRA PARA IMPI Y DEMÁS OFICINAS NACIONALES

Entre otros, la adhesión al “Sistema de Madrid” representaría lo siguiente para IMPI:
1. Emprender iniciativas para ajustar la ley a Madrid y TLC, considerando seriamente la adopción del sistema de oposición.
2. Recibir la solicitud “Base” y preparar presentación de registro internacional ante OMPI. (Art. 2 párrafo 1, Protocolo).
3. Certificar que la solicitud “Base” vaya completa (Art. 3 párrafo 1, Protocolo).
4. Coordinar con oficina internacional clasificación de productos ¿Qué criterios de clasificación se aplicarán? (Art 3 párrafo 2, Protocolo)
5. Como oficina nacional, recibir las solicitudes de registro internacional y darles trámite. Administrar los ejemplares de las publicaciones oficiales que reciba (Artículos 3 párrafo 4 y 3 párrafo 5, Protocolo). Difundir en México la publicación.
6. Tramitar ante OMPI las peticiones de extensión territorial (Art. 3 Ter párrafo 2, Protocolo)
7. Tomar nota de registros internacionales substituyendo por el nacional anterior (Art. 4 bis, Protocolo).
8. Resolver, inclusive negando registros, antes de 1 año (Arreglo) y 18 meses + 7 meses adicionales por oposición (Art. 5 párrafo, Protocolo). Ver la sanción del Artículo 5 párrafo 5, Protocolo.
9. Si IMPI es OFICINA DE ORIGEN deberá coordinar y administrar los casos en los que otras oficinas produzcan negativas a través de la comunicación que sostenga con la OFICINA INTERNACIONAL. Para ello deberá notificar al solicitante de las negativas y actuaciones que correspondan.
10. Administrar cancelaciones voluntarias, transmisiones, modificaciones, renovaciones, etc. (Artículos 6, 7 y 9 del Protocolo).
11. Administrar el sistema de tasas y subordinarse a éste (Art. 8, Protocolo).
12. Notificación de cambios en el registro (Art. 9 Protocolo).
13. Administrar y coordinar con oficina internacional el régimen de transmisiones (Art. 9 bis y 9 ter, Protocolo).
14. Administrar el Reglamento en coordinación con la OFICINA INTERNACIONAL.
15. Necesidad de personal mejor capacitado y trilingüe; necesidad de más recursos e infraestructura.
16. Necesidad de revisar criterios de aplicación de la LIP y tratados, que en muchos casos son muy absurdos y contrarios a tendencias internacionales.
17. Costo de operación y administración mucho más alto.
18. Si se entra a Protocolo habrá que entrar a Niza (criterio de aplicación distinto a IMPI en algunos casos) y TLT (implica la modificación de muchas disposiciones, incluyendo oposición).
19. IMPI tendrá que ser doblemente cuidadoso en todos los actos relacionados con tramitación de solicitudes de registro de marca.
20. Tendrá que procurar la modificación de la LIP, por lo menos.
21. Aumentará la posibilidad de conflicto para reconocer prioridades, sobre todo provenientes del CTM.
22. No podrá haber búsquedas manuales de ninguna especie, incluyendo marcas figurativas.
23. Deberá procurar traducciones al español de los expedientes, sobre todo si hay negativas o litigios, en general